五月2016

联合开发引发知识产权问题
威廉·a·塔南鲍姆著
郑重声明
第28卷第5页

为了改善患者护理和内部IT操作，医疗中心通常需要与软件公司和其他技术供应商签订联合开发协议。开发可穿戴医疗设备、移动和基于云的服务，甚至是“作为医疗设备的软件”，都需要将构建这些设备的技能结合起来。

然而，联合合作可能导致意想不到的知识产权(IP)结果和业务成果。本文将讨论这些出人意料的结果，并特别关注医疗机构在制定联合开发协议时必须考虑的因素。共同开发项目的共同所有权是一种常见的做法，但它不是强制性的，也不总是理想的结果。为了避免这些风险，医疗保健组织可以寻求特定的合同途径。

识别风险
根据知识产权法规，每个共同所有人都可以自由地向第三方授予非排他性许可权利，而无需对方的同意或事先通知。第三方可以是任何实体，包括另一家医疗中心或技术公司。也可以是合资企业。

如果医疗中心提供了资金和医生的研究时间，那么技术供应商将有效地将医疗中心的投资转化为无成本的研究和开发，供应商可以利用这些投资进入另一个企业，以增强共同开发的产品或开发全新的商业产品。此外，医疗中心在未来的发展过程中可能没有发言权。此外，它不会自动获得未来成功的经济成果。

知识产权法使问题复杂化。大多数结合了软件和硬件的产品和服务都受到版权和专利的保护。确定哪一方是著作权的创造者和哪一方是可专利客体的创造者的法律标准可能会导致意想不到的结果。

著作权的创造者被称为“作者”，而对专利权负责的一方被称为“发明者”。作者身份和发明人身份有不同的法律标准，涵盖同一产品的不同方面。简单地说，专利权适用于硬件，而版权适用于软件，这两者都存在于大多数医疗设备中。例如，可穿戴医疗设备的特点是物理硬件不能在没有嵌入式软件的情况下运行。为改进设备而进行的软件升级使情况更加混乱。

确定什么是共同出资，什么是独立出资是一个复杂的法律问题。如果双方都对软件的编写做出了贡献，那么每一方都被视为共同作者。同样，如果双方都对硬件开发做出了贡献，那么每个人都被认为是共同发明者。然而，公司被称为发明人，因为虽然法律规定发明人必须是个人，但压倒性的商业惯例是这些个人将其发明权转让给其公司雇主。

其结果是，医疗中心和供应商可以是部分软件的共同作者(所有者)和另一部分软件的单独作者。专利权也是如此。但是，在软件和硬件产品的情况下，将存在重叠的知识产权所有权，这意味着将需要版权和专利权来进一步开发产品。抛开单方面的许可权利不谈，这给每个医疗中心和技术供应商可以自由增强的能力蒙上了一层阴影。

如果技术供应商控制着共同发明人的专利申请，那么它就有可能把专利保护的范围集中在它想要保护的东西上。这将无意中或以其他方式削弱对医疗中心的专利保护。

版权规则不同于那些管理专利权的规则。根据“会计责任”，将版权许可给第三方的共有人有义务分享其在许可下获得的收益。然而，专利法没有这样的要求。当许可产品包含版权和专利权的组合时，根据会计责任确定应付的金额可能是困难的。

解决风险
有几个关键组成部分可以帮助最大限度地降低知识产权风险，包括以下内容:

实行共同所有制
如何降低风险?简短的回答是，在联合开发协议中仔细处理这些问题，并使用合同来推翻成文法的默认条款，这是允许的。如果医疗中心和技术供应商是共同所有人，并且存在供应商授予单方面许可权的风险，则解决方案是让合同要求医疗中心批准。批准必须要求医疗中心批准预期用途，如果与交易一致，则必须共享任何商业利益。

避免共同拥有
另一个解决方案是完全避免共同所有权。这可以通过让一方将其所有权利转让给另一方来实现，这种策略通常伴随着将广泛的许可交还给转让方。由于出让方转让了其所有的权利——无论这些权利是什么——这种策略解决了在难以确定协作工作的哪些方面是真正共同的，哪些部分是单独拥有的情况下出现的复杂性。

将所有权利分配给一方可以更容易地将权利授权给第三方。这是因为持牌人得到了更大的保证，即在所有权方面没有隐藏的漏洞，许可证也不会受到后续的质疑。然而，这种保证的代价是更高的许可费或版税。

允许供应商拥有IP
如果技术供应商正在提供持续服务，则允许医疗中心拥有知识产权的法律优势包括:

•工作产品将由“A”团队编写;

•工作产品中的知识产权将受到供应商的合同声明、保证以及最重要的知识产权赔偿的保护;和

•工作产品不会是孤立产品——它可能会作为供应商核心服务的一部分进行升级和维护。这消除了医疗中心的技术集成义务。

让供应商拥有IP还有一个经济优势。如果供应商在其业务运营中重用共同开发的工作，则医疗中心的成本可能会降低，以反映它不是技术公司的研发部门这一事实。除了降低成本之外，医疗中心还可以从供应商那里获得对协作工作产品的贡献的补偿。

最终的想法
虽然合作是许多新医疗技术发展的基础，但与这些产品的共同所有权相关的潜在业务和知识产权风险。然而，授予许可权和将知识产权分配给一方是医疗中心可以降低这些风险的两种策略。

William a . Tanenbaum是技术交易实践的负责人，医疗保健实践集团HIT部分的负责人，Arent Fox公司和证券实践的合伙人。